Muitos empresários só percebem o valor de uma marca quando outra empresa passa a usar um nome parecido, ou quando o pedido no INPI é indeferido depois de mais de um ano de espera. No Brasil, a propriedade da marca decorre do registro, e não do simples uso do nome. É o que prevê o art. 129 da Lei 9.279/1996.

Este texto explica como funciona o pedido, como pensar a classe, quais são os principais motivos de indeferimento e o que fazer depois da concessão.

O registro é o que gera a exclusividade

A lei admite como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não estejam entre as proibições legais (art. 122). Podem ser marca de produto ou serviço, de certificação ou coletiva (art. 123). O registro assegura o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129). Como regra, a proteção se liga aos produtos e serviços assinalados. A exceção é a marca de alto renome, protegida em todos os ramos de atividade (art. 125).

Há duas situações que não substituem o registro, mas merecem atenção. A marca notoriamente conhecida em seu ramo recebe proteção mesmo sem registro no Brasil (art. 126). E quem, de boa-fé, já usava marca semelhante há pelo menos seis meses tem direito de precedência ao registro (art. 129, § 1º). Ambas dependem de prova e de disputa, e por isso o caminho mais seguro é depositar o pedido.

Antes do pedido: a pesquisa de anterioridade

O INPI orienta fazer o maior número possível de pesquisas na base de marcas, o sistema BuscaWeb. A busca não deve se limitar a nomes idênticos. O art. 124, XIX, veda o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando houver risco de confusão ou associação. A semelhança pode ser gráfica, fonética ou ideológica (de sentido).

O art. 124, V, também impede reproduzir elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros. Por isso a pesquisa deve alcançar nomes empresariais, nomes de fachada, domínios e perfis em redes sociais.

Como escolher a classe

O pedido é feito para produtos ou serviços organizados em classes. A escolha deve partir da atividade real e da prevista para os próximos anos. Uma descrição estreita demais deixa lacunas, porque o concorrente poderá registrar a mesma marca em atividade vizinha. Uma descrição ampla demais pode atrair oposições e exige uso efetivo, já que o registro pode caducar por falta de uso.

A caducidade pode ser requerida por qualquer interessado depois de cinco anos da concessão, se o uso não tiver começado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos (art. 143). Cabe ao titular provar o uso ou justificar o desuso.

Um exemplo hipotético: uma clínica registra seu nome apenas para serviços médicos. Anos depois, passa a oferecer cursos e vender produtos com a mesma marca, e descobre que um terceiro já a registrou nessas atividades. A análise da classe, feita no início, teria evitado o problema.

Principais causas de indeferimento

  • Sinal sem distintividade: o genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo (art. 124, VI) e a expressão empregada apenas como meio de propaganda (art. 124, VII).
  • Letras, algarismos e datas usados isoladamente, sem forma distintiva.
  • Nome civil, assinatura, nome de família ou patronímico de terceiros sem o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores (art. 124, XV).
  • Imitação de marca alheia registrada (art. 124, XIX).
  • Reprodução de elemento característico de nome de empresa de terceiros (art. 124, V).

A lista completa do art. 124 tem vinte e três incisos e deve ser conferida antes do depósito.

Etapas e prazos

Conforme o INPI, o procedimento tem estas etapas: depósito, exame formal (exigências formais cumpridas em 5 dias), publicação do pedido, prazo de 60 dias para oposição de terceiros e 60 dias para o requerente se manifestar. Seguem o exame de mérito, em que o INPI avalia se a marca cumpre os requisitos legais, e a decisão de deferimento ou indeferimento. Eventuais exigências de mérito devem ser respondidas em 60 dias, sob pena de arquivamento (art. 159). Do indeferimento cabe recurso, também em 60 dias. Deferido o pedido, o certificado é expedido após o pagamento da retribuição de concessão (art. 161).

Em documento sobre as etapas do pedido, o INPI informa que o exame de mérito tem levado em média de doze a treze meses, com acréscimo de cerca de três meses quando há oposição. Esses números variam, e as taxas e os prazos vigentes devem ser conferidos no site do instituto no momento do depósito.

Depois do registro

O registro vigora por dez anos, contados da concessão, e é prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O pedido de prorrogação deve ser feito no último ano de vigência (art. 133). O titular pode ceder o registro, licenciar o uso e deve zelar pela integridade material e pela reputação da marca (arts. 130 e 134). Cessão e licença exigem contrato bem redigido, sobretudo quando a marca é ativo de uma empresa, de uma holding ou de um negócio que será vendido.

Quando procurar orientação

O risco é maior quando o nome é o principal ativo do negócio, como em clínicas, imobiliárias, escolas e redes de franquia. Nesses casos, a pesquisa, a definição das classes e a análise de eventual conflito com marcas e nomes empresariais anteriores devem ser feitas antes do investimento em identidade visual, site e publicidade. Se já houver uso indevido por terceiros, vale ler também o artigo sobre uso indevido de marca. Para o panorama da área, veja a página de Direito Civil e Consumidor.

Questões dessa natureza exigem análise individualizada dos documentos e das circunstâncias do caso. A Cioccari Advocacia realiza consultas presenciais em Ribeirão Preto e on-line, mediante agendamento prévio.

Referências oficiais

Cioccari Advocacia — Marcas e Propriedade Intelectual.

Sobre o autor

Laurício Antonio Cioccari é advogado (OAB/SP 188508), à frente do Cioccari Advocacia, em Ribeirão Preto/SP, com atuação em Direito Imobiliário, Civil, Empresarial, Médico e da Saúde e Educacional. É sócio de imobiliária e presta assessoria jurídica a imobiliárias, clínicas e instituições de ensino. Atua na orientação jurídica de empresários e profissionais em registro, proteção e contratos de marcas.

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